Il marchio nel franchising: come registrarlo e tutelarlo efficacemente

A cura dell'Avv.to Valerio Pandolfini

L’importanza del marchio per una rete in franchising

Il marchio svolge, come è noto, una funzione importantissima per promuovere i prodotti e i servizi di un’impresa, in particolare con la crescita di Internet e delle comunicazioni globalizzate. La scelta tra due o più prodotti o servizi appartenenti alla medesima categoria dipende da diversi fattori, quali la qualità del prodotto o servizio, l’affidabilità dell’azienda, l’efficienza dell’assistenza alla clientela, la strategia di marketing posta in essere dall’impresa, etc.

In tale contesto, il potenziale cliente, nel momento in cui sceglie di acquistare un determinato prodotto o di usufruire di un determinato servizio, tende a farsi guidare da un flusso emotivo, privilegiando, molto spesso, il prodotto o il servizio contraddistinto da un marchio a lui noto. Ben si comprende, dunque, l’importanza per un’impresa di utilizzare un marchio riconoscibile e ben distinguibile, in modo da instaurare con il potenziale acquirente un rapporto di fiducia, ingenerando in lui la convinzione che i propri prodotti o servizi siano tra i migliori sul mercato.

Tutto ciò è particolarmente vero nel franchising. All’interno della formula commerciale di una rete in franchising (il cd. Franchise package) il marchio – che viene concesso in uso a tutti i franchisee – è l’elemento che qualifica l’immagine uniforme del franchisor, e costituisce quindi uno degli aspetti essenziali per determinare il successo della rete stessa.

Ma proprio per questo, il marchio deve essere ideato e registrato in modo molto attento, così da poter essere efficacemente tutelato sia nei confronti dei competitors, sia nei confronti degli affiliati e (soprattutto) ex affiliati alla rete, evitando che tali soggetti possano utilizzare segni distintivi simili, ingenerando confusione tra il pubblico e danneggiando il valore del brand.

I danni che possono derivare ad una rete in franchising dalla contraffazione del marchio o da un suo uso improprio possono essere infatti enormi; l’uso illegittimo di un marchio simile da parte di un competitor può, ad esempio, indurre in errore il potenziale acquirente che, credendo di trattare con una determinata rete in franchising, si trova, suo malgrado, ad interagire con un’altra impresa, e, magari, ad ottenere un prodotto o servizio scadente che può indurlo a non acquistare più dalla rete in franchising “originale”.

Vediamo in sintesi quali sono gli aspetti più importanti da considerare sotto il profilo legale affinché una rete in franchising possa registrare un marchio in modo tale da essere efficacemente tutelata.

La registrazione del marchio

La normativa di riferimento in tema di marchi d’impresa è costituita dal D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, CPI)

Ai sensi dell’art. 7 CPI, un marchio può essere costituito da qualsiasi elemento idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra, ovvero da:

un nome;
un o più parole;
un segno grafico;
un suono;
una combinazione di tali elementi.

La registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma è necessaria per poter esercitare i diritti che l’art. 20 CPI riconosce al titolare del marchio (vedi oltre, par. 5).

La registrazione del marchio impedisce infatti a soggetti terzi (non autorizzati dal titolare che ha effettuato la registrazione) di utilizzare un marchio simile o identico, e quindi conferisce l’esclusiva all’utilizzo del marchio stesso nel paese o nei paesi in cui è stato registrato, per i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione (classi).

Pertanto, l’impresa franchisor, titolare di un marchio registrato, può legittimamente impedire che altri soggetti utilizzino un segno uguale o simile al proprio marchio nell’attività commerciale, proteggendosi in tal modo nei confronti di tutte le condotte che rendono “confondibili” i marchi agli occhi dei consumatori.

Inoltre, la registrazione conferisce la titolarità in capo all’avente diritto di stipulare accordi di licenza, cioè di concedere l’utilizzo del marchio temporaneamente a terzi. Nel caso del franchising, il franchisor può infatti concedere l’utilizzo del marchio in licenza, non esclusiva, ai franchisee.

Nel momento in cui si deposita un marchio, il franchisor deve scegliere i prodotti e servizi di proprio interesse utilizzando le classi di prodotti e servizi della Classificazione di Nizza. L’individuazione delle classi in sede di registrazione è molto importante, principalmente per due motivi:

in primo luogo, perché occorre che le classi prescelte non entrino in conflitto con altre classi affini a quelle rivendicate per altri marchi;
in secondo luogo, perché occorre tenere in considerazione non solo l’attuale indirizzo produttivo del franchisor, ma anche le possibili scelte future, in modo da riuscire a vietare l’uso del marchio per classi di prodotti o servizi che potrebbero rivestire comunque un interesse commerciale all’interno della rete; infatti, una volta depositata la domanda di registrazione, essa non può più essere modificata e per aggiungere nuovi prodotti o servizi si renderà necessario depositare un nuovo marchio.

Un marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La registrazione del marchio a livello nazionale consente al franchisor di tutelare il marchio su tutto il territorio italiano; in questo caso, la domanda di registrazione deve essere presentata all’UIBIM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso le Camere di Commercio.

La registrazione del marchio a livello comunitario consente invece al franchisor di tutelare il marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea; in questo caso, la domanda di registrazione deve essere presentata all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) o, in alternativa, presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati Membri, che a sua volta provvederà ad inoltrarlo all’ EUIPO.

La registrazione del marchio a livello internazionale consente infine al franchisor di tutelare il marchio in tutti i paesi che hanno aderito all’Accordo e al Protocollo di Madrid.

La scelta della tipologia di registrazione dipende essenzialmente da ragioni strategiche, e viene effettuata in base all’uso che il franchisor intende fare del marchio, ai prodotti o servizi che lo stesso identificherà e quindi al mercato che si ritiene possa essere più appetibile per la rete in franchising.

Dal deposito della prima domanda di marchio decorre un periodo di 6 mesi (c.d. diritto di priorità) entro il quale è possibile estendere la registrazione del marchio all’estero, prevalendo su altri eventuali marchi registrati nei mesi precedenti. Dunque il franchisor può ad esempio registrare dapprima il marchio in Italia, e successivamente estendere la domanda di registrazione in altri paesi, in base alle esigenze commerciali della rete, retrodatando gli effetti della seconda registrazione. Scaduto il periodo di priorità, il marchio può sempre essere depositato in altri Stati, ma in tal caso gli effetti, anche ai fini dell’esame di novità, si applicheranno a far data dal nuovo deposito.

La ricerca di anteriorità

Prima di presentare la domanda di registrazione di un marchio, il franchisor deve verificare che il marchio possieda il requisito della novità. E' necessario infatti che il marchio che si intende registrare non sia identico o simile ad un marchio anteriore, già depositato nello Stato o negli Stati in cui si intende depositare la domanda di registrazione del proprio marchio, per la stessa classe e per prodotti/servizi identici o affini.

La ricerca di anteriorità serve appunto per accertare la presenza di marchi già registrati, uguali o simili rispetto a quello che si intende registrare, per una categoria merceologica identica o simile, e che per tale motivo potrebbero generare un’opposizione o una successiva azione di contraffazione da parte del titolare.

E’ bene segnalare che la maggior parte degli uffici nazionali marchi, in fase di esame delle richieste, non verifica il requisito di novità; ciò comporta che un marchio, anche se accettato dall’Ufficio in sede di registrazione, potrebbe essere successivamente dichiarato nullo a seguito di richiesta del titolare del marchio anteriore.

La ricerca di anteriorità di un marchio, dunque, pur non essendo obbligatoria per legge, è indispensabile per eliminare o comunque ridurre sensibilmente il rischio di subire azioni legali da parte dei titolari di altri marchi.

Tale ricerca può essere svolta dal franchisor anche autonomamente, avvalendosi delle banche dati dei marchi pubblicate on-line; tuttavia il “fai da te” è altamente sconsigliabile, essendo invece del tutto preferibile rivolgersi ad esperti qualificati del settore. Ciò in quanto:

tali studi si avvalgono anche di banche dati private e sono in grado di suggerire al franchisor la strategia di tutela più opportuna (ad esempio, modificare in tutto o in parte il marchio che si ha intenzione di registrare, o selezionare in modo appropriato le classi merceologiche);
la ricerca di anteriorità sul marchio è notevolmente complessa, in quanto non è sufficiente accertarsi che non esistano marchi identicia quello che si intende depositare, ma occorre anche verificare che non esistano marchi “simili”, e stabilire quando sussista questa similitudine è spesso difficile dal punto di vista tecnico.
occorre anche verificare che il marchio che si ha intenzione di registrare non sia già stato adottato da altri come nome di dominio Internet,perché questo potrebbe pregiudicare la validità della registrazione e comunque determinare una confusione sul mercato;
anche dopo la registrazione del marchio, è consigliabile continuare a “monitorarlo”per assicurarsi che altri soggetti (competitors, ex affiliati etc.) non stiano registrando marchi identici o simili; tale controllo viene effettuato ricorrendo ad un servizio di sorveglianza offerto appunto da consulenti specializzati.

La capacità distintiva del marchio

Un’altra analisi molto importante che il franchisor deve effettuare in sede di registrazione del marchio è quello che attiene alla sua capacità distintiva. Tale accertamento è molto importante per la tutela del marchio, in quanto ne determina il grado di efficacia.

Il maggior carattere distintivo di un marchio si ha quando si utilizzano parole o figure che non hanno alcun tipo di relazione con il prodotto o servizio contraddistinto, ovvero quando si usano denominazioni generiche o parole di uso comune modificate e/o combinate tra loro in maniera fantasiosa e non descrittiva. Quando un marchio è costituito d un segno privo di attinenza con il prodotto che contraddistingue, si definisce marchio forte.

Ad esempio, il marchio “Apple” sarebbe certamente poco distintivo se fosse utilizzato da un distributore di mele; non essendo invece in alcun modo attinente al prodotto “mela”, ma identificando prodotti per computer, smartphone o tablet, è un marchio forte.

E’ considerato inoltre forte anche il marchio che seppure descrittivo, sia dotato di rinomanza, cioè sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, per effetto anche dell’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo.

Quando un marchio è forte, minime variazioni dello stesso non sono sufficienti per evitare il pericolo di confusione; quindi il titolare di un marchio forte può vietare a terzi l’utilizzo di tutti i marchi che non si differenziano in modo significativo.

Viceversa, un marchio dotato di scarsa capacità distintiva, in quanto descrittivo della natura o qualità di un prodotto, è denominato marchio debole. I marchi deboli usufruiscono di una tutela giuridica attenuata, in quanto sono sufficienti lievi modifiche di un marchio per evitarne la confondibilità, e quindi per essere legittimamente utilizzato dal titolare.

Quando un marchio è formato dalla combinazione di una o più parole o uno o più segni, viene definito composto. La valutazione del carattere distintivo del marchio, in questo caso, prescinde dai singoli elementi e ha per oggetto il suo insieme. Pertanto è possibile che alcuni elementi del marchio siano, di per sé, privi di carattere distintivo, mentre l’intero marchio, complessivamente considerato, sia dotato di capacità distintiva.

L’individuazione della capacità distintiva di un marchio, ai fini della tutela nei confronti di atti di contraffazione da parte di terzi, è notevolmente complessa, e deve essere effettuata caso per caso, tenuto conto dell’impressione complessiva del segno agli occhi del pubblico. Due marchi possono essere considerati identici, infatti, quando uno riproduce l’altro apportandovi differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio, tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta dai segni, del livello di attenzione variabile a seconda dei prodotti di cui si tratta e del fatto che il consumatore non effettua un confronto diretto ma mnemonico.

Peraltro, un marchio dotato di scarsa capacità distintiva in quanto descrittivo, pur essendo meno tutelabile, risulta più facile da associare a un prodotto o a un servizio nella mente del consumatore, e quindi presenta indubbi vantaggi dal punto di vista commerciale per la rete in franchising. Occorre pertanto raggiungere un delicato equilibrio tra esigenze di tutela del marchio e successo commerciale, che può essere raggiunto avvalendosi di un esperto nel settore.

La tutela del marchio: a) l’azione di contraffazione

Si ha contraffazione tutte le volte in cui si ha un utilizzo, da parte di altri, di un marchio uguale o simile, non autorizzato, col risultato di creare confusione (anche potenziale) nel consumatore.

La contraffazione non è necessariamente legata all’intenzione di copiare un marchio altrui; spesso un franchisor si accorge dell’esistenza di un concorrente che ha un marchio che somiglia al proprio in maniera del tutto casuale, senza che le aziende siano mai entrate in contatto tra loro. Anche in questo caso, tuttavia, il legittimo titolare del marchio è tutelato.

Ai sensi dell’art. 20 CPI, il titolare di un marchio d'impresa registrato ha facoltà di fare uso esclusivo dello stesso, e quindi di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nella loro attività economica:

un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’azione a tutela del marchio può essere anche esperita dal franchisor anche in via cautelare d’urgenza, ai sensi dell’art. 700 C.p.c. In questo modo, il franchisor può anticipare il giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato dall’illecito utilizzo del marchio, ottenendo che il Giudice ordini all’impresa concorrente di cessare immediatamente l’uso di un marchio che si ritiene illegittimo, qualora sussistano i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, cioè qualora sussista la probabilità del diritto vantato dal titolare del marchio e lo stesso subisca un danno grave e irreparabile (sul piano patrimoniale e/o dell’immagine).

E’ inoltre possibile chiedere al Giudice, ai sensi dell’art. 131 CPI, di determinare una somma dovuta al titolare del marchio per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare di cessazione dell’uso del marchio, e di pubblicare la pronuncia su quotidiani o siti internet, ai sensi dell’art. 126 CPI.

La tutela del marchio: b) la concorrenza sleale

Il franchisor titolare di un marchio registrato può essere tutelato rispetto alla contraffazione del proprio marchio, cioè rispetto all’uso da parte di un imprenditore concorrente di segni distintivi identici o simili al proprio marchio, anche mediante un’azione di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c.,

Il comma 1 dell’art. 2598 c.c. vieta infatti gli atti volti a produrre in generale confusione con i prodotti e/o i servizi di un concorrente, realizzati anche con l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri.

La confondibilità di un prodotto e/o servizio e/o di un segno distintivo deve essere valutata in relazione alle conseguenze che gli atti concorrenziali possono avere sul consumatore medio, ovvero sul consumatore dotato di una ordinaria diligenza, e che effettua le proprie scelte prescindendo da un esame attento di comparazione tra due prodotti.

Quando la confusione tra prodotti e/o servizi si ha in virtù della ripresa dell’elemento maggiormente distintivo del prodotto o servizio copiato, si parla di imitazione servile. L’imitazione servile consiste nella riproduzione delle caratteristiche del marchio dotate di efficacia individualizzante. cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare un prodotto o un servizio ad una determinata impresa.

Anche attraverso l’azione di concorrenza sleale può essere ottenuta l'inibitoria dell’uso illegittimo del marchio da parte dell’impresa concorrente, come pure il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

La tutela del marchio: c) l’opposizione

Una ulteriore forma di tutela per il franchisor titolare di un marchio registrato è costituita dall’opposizione alla registrazione del marchio. Si tratta di una procedura amministrativa, introdotta dal CPI e concretamente attivata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 maggio 2011.

Dopo la richiesta di deposito del marchio, infatti, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione affinché lo stesso sia portato a conoscenza dei terzi. Questa forma di pubblicità consente a chi ritenga di averne diritto di opporsi alla registrazione del marchio.

L’opposizione alla registrazione è una procedura amministrativa che consente di richiedere il rigetto di una domanda di registrazione del marchio. L’istanza di opposizione deve essere depositata per i marchi nazionali presso l’UIBM, che ne verifica i requisiti formali e decide sull’ammissibilità.

All’esito di tale decisione, le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo (in tal caso l’opposizione si estingue) o rimettere la decisione all’UIBM, che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l’opposizione.

E’ quindi opportuno che il franchisor si rivolga ad uno studio specializzato, non soltanto nella fase preliminare della ricerca di anteriorità e della registrazione del marchio, ma anche per monitorare successivamente le condotte delle imprese concorrenti.

Questo argomento verrà trattato dall’Avv. Valerio Pandolfini in due webinars: